Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

Не забудьте про самые важные дела декабря

Подписка
Срочно заберите все!
№23
3 июля 2015 383 просмотра

Лицензиар реализует по неискл.лицензии права на ПО лицензиату, тот в свою очередь, реализует эти права сублицензиату. Имеет ли право сублицензиат реализовать эти права далее? Еще одному сублицензиату? если будет письменное согласие от лицензиара, от лицензиата и от сублицензиата №1, что все они согласны на реализацию данного ПО сублицензиату №2- тогда это в рамках Гражданского кодекса?16:35:44, 3 июляИли, например, в догоре будет прописано вот так: 2.4. Сублицензиат имеет право однократно уступить (передать) свои права и обязанности по настоящему Договору другому конечному пользователю (Сублицензиату) в полном объеме, кроме предусмотренного в настоящем пункте Договора права последующей уступки (передачи) прав по Договору другим конечным пользователям (Сублицензиатам), что ограничивает возможность повторной передачи прав по Договору. Указанная уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется при условии полного и безоговорочного согласия нового пользователя со всеми положениями и условиями настоящего Договора. Передавая права использования ПРОГРАММЫ, Субицензиат обязуется полностью уничтожить все копии ПРОГРАММЫ, установленные на компьютерах Сублицензиата, включая резервные копии. Субицензиат обязан проинформировать Лицензиата о факте передачи прав использования ПРОГРАММЫ и предоставить полные данные нового пользователя (Сублицензиата) для перерегистрации на него прав использования ПРОГРАММЫ в соответствии с настоящим Договором.

Отвечает Виктория Рыбалкина, эксперт

Нормы ГК РФ не запрещают сублицензиату реализовывать права на ПО далее, другим конечным пользователям, если такое право предоставлено ему сублицензионным договором.

Вместе с тем, данную схему выбирают для того, чтобы избежать уплаты НДС, т.к. закон освобождает от налогообложения предоставление права использования компьютерных программ и баз данных по лицензионному договору (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это правило также распространяется и на сублицензионные договоры.

С учетом совместной позиции Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 26.03.2009 № 5/29, целью сублицензионного договора является предоставление прав на ПО конечному пользователю для личного использования. Удлинение цепочки сублицензиатов не согласуется со смыслом и целью сублицензионного договора, поэтому лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определенных нормой пункта 3 статьи 1286 ГК РФ.

Таким образом, чрезмерно длинная цепочка сублицензиатов с высокой степенью вероятности привлечет внимание инспекции и будет расценена как схема минимизации налоговой нагрузки с соответствующим доначислением налогов, пени, штрафов.

Обоснование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, ПЛЕНУМА ВАС РФ, ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, ВАС РФ ОТ 26.03.2009 № 5/29

<…>

«38.2. Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между правообладателем, то есть обладателем исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, и пользователем, то есть лицом, правомерно владеющим экземпляром такой программы или базы и начинающим пользование соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определенных названной нормой.*

Такой лицензионный договор предполагает предоставление пользователю программы для ЭВМ или базы данных права на совершение действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, а также на совершение иных обусловленных договором действий, связанных с эксплуатацией программы или базы, и действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы. На этот договор в отличие от иных лицензионных договоров не распространяются правила, установленные пунктами 2-6 статьи 1235 Кодекса».

<…>

Из рекомендации

Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцент, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судьи Арбитражного суда Ульяновской области)

Романа Крупенина, руководителя отдела правовой практики в сфере информационных технологий, дистрибуции, слияний и поглощений компании Yandex

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист»

Как предоставить право использования программы для ЭВМ или базы данных по лицензионному договору

<…>

2. Распространение программы (базы данных) через лицензиата.

Возможна следующая схема распространения: правообладатель заключает с распространителем лицензионный договор для того, чтобы впоследствии распространитель (лицензиат) предоставил право использования программы (базы данных) конечным пользователям по сублицензионным договорам. Обычно лицензиар наделяет лицензиата достаточно широким кругом возможностей, включая право изготавливать экземпляры программы (базы данных) и реализовывать их. В свою очередь лицензиат заключает сублицензионные договоры, по которым предоставляет более узкий круг правомочий.*

На практике такая схема используется не столь часто (особенно в отношении массовых программных продуктов). Ведь дополнительная лицензия от распространителя, как правило, не нужна, поскольку конечный пользователь обычно заключает лицензионный договор напрямую с правообладателем в упрощенном порядке.

Вместе с тем, данную схему выбирают для того, чтобы избежать уплаты НДС. Так, закон освобождает от налогообложения предоставление права использования компьютерных программ и баз данных по лицензионному договору (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это правило также распространяется и на сублицензионные договоры (письма Минфина России от 5 марта 2008 г. № 03-07-08/55от 19 февраля 2008 г. № 03-07-11/68от 30 января 2008 г. № 03-07-07/06).*

Если правообладатель намерен воспользоваться рассмотренной схемой, при заключении лицензионного договора с распространителем нужно:

  • проверить, чтобы договор предоставлял лицензиату право использования программы (базы данных) как минимум в тех пределах, в каких это будет необходимо конечному пользователю;

Обоснование

Лицензиат может предоставить сублицензиату право использования программы (базы данных) лишь теми способами, которые перечислены в лицензионном договоре (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).*

Предположим, правообладатель (лицензиар) намерен наделить конечного пользователя правом использовать программу (базу данных) на территории Российской Федерации. Если в лицензионном договоре стороны установят, что лицензиат вправе использовать программу (базу данных) только на территории Московской области, то в итоге лицензиат не сможет заключить с конечным пользователем сублицензионный договор об использовании объекта интеллектуальной собственности на территории России.

  • сформулировать условие о праве лицензиата заключать сублицензионные договоры;

Обоснование

Даже если договор не будет предусматривать такого права, впоследствии лицензиат все равно сможет заключить сублицензионный договор, если получит письменное согласие лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Однако если лицензиар изначально предполагает, что распространение программы (базы данных) будет проводиться с помощью сублицензионных договоров с конечными пользователями, то право лицензиата заключать такие договоры целесообразно установить в самом лицензионном договоре.

  • заключить договор в виде единого документа и не использовать упрощенный порядок заключения (в частности, способы, предусмотренные в п. 5 ст. 1286 ГКРФ). Это обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, особые способы (click-wrap license и shrink-wrap license) рассчитаны на урегулирование отношений между правообладателем и конечным пользователем. Они не позволяют должным образом урегулировать отношения между правообладателем (лицензиаром), распространителем (лицензиатом) и сублицензиатом.

Во-вторых, при использовании особых способов правообладателю может не удастся избежать уплаты НДС. В частности, если правообладатель передаст лицензиату материальные носители программы (базы данных) в товарной упаковке, а тот, не вскрывая упаковки, реализует их конечным пользователям, то получится, что лицензионные отношения между правообладателем и предполагаемым лицензиатом не возникли. Ведь чтобы лицензионный договор как договор присоединения считался заключенным, лицензиат должен вскрыть упаковку и начать пользоваться программой или базой данных (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Если он этого не сделает и если между сторонами будет отсутствовать договор в виде единого документа, то лицензионные отношения не будут считаться возникшими. Следовательно, правообладатель не получит право на налоговую льготу в виде освобождения от уплаты НДС (письма Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03-07-15/44от 19 февраля 2008 г. № 03-07-11/68).

Из рекомендации

Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцент, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судьи Арбитражного суда Ульяновской области)

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист»

Александра Баринова, руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding

На какие обычные и случайные условия лицензионного договора лицензиату нужно обратить внимание

<…>

Условие о возможности заключить сублицензионный договор

По закону лицензиат может заключить сублицензионный договор (т. е. предоставить третьему лицу право использования, полученное по лицензионному договору) только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Такое согласие необязательно закреплять в договоре. Его можно получить у лицензиара уже после того, как будет заключен лицензионный договор.

В то же время допускается предусмотреть такое согласие непосредственно в тексте лицензионного договора (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29). Это имеет смысл сделать тогда, когда лицензиат изначально подразумевает, что будет заключать сублицензионные договоры (например, в случае реализации компьютерных программ лицензиара).*

Согласие можно получить:

  • как в отношении любых сублицензионных договоров (т. е. без указания конкретного сублицензиата), так и относительно конкретного сублицензионного договора;

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом любых лицензионных договоров

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры с третьими лицами без получения дополнительного письменного согласия со стороны Лицензиара».

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом конкретного сублицензионного договора

«Лицензиат вправе без дополнительного письменного согласия Лицензиара заключить сублицензионный договор с ООО «Альфа» (ОГРН 1234567890123, зарегистрировано по адресу: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20)».

  • как в отношении всех способов использования, изначально предусмотренных для лицензиата, так и относительно только некоторых из них. Те способы, которыми лицензиат не вправе использовать объект по лицензионному договору, предоставить использовать сублицензиату нельзя (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности всеми способами, указанными в лицензионном договоре

«Лицензиат вправе предоставить сублицензиату право использования Произведения любым из способов или всеми способами, перечисленными в пункте 1.2 настоящего договора».

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности конкретным способом

«1.2. Лицензиат вправе использовать Фонограмму следующими способами:

  • воспроизводить Фонограмму, в том числе осуществлять ее запись на электронных носителях;
  • распространять Фонограмму путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию Фонограммы на любом материальном носителе;
  • публично исполнять Фонограмму.

...

5.2. Лицензиат вправе предоставить по сублицензионному договору право использовать Фонограмму путем ее публичного исполнения».

Допускается указать срок действия сублицензионных договоров. Такой срок не должен превышать срок действия лицензионного договора. Даже если лицензиат получит согласие заключать сублицензионные договоры на более длительный срок, будет считаться, что они заключаются на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ).

Если стороны не установят срок, на который лицензиат вправе предоставить полученное право использования сублицензиату, будет считаться, что лицензиат может заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия лицензионного договора. Зачастую именно это правило отвечает интересам лицензиата. Поэтому лицензиату обычно стоит проследить за тем, чтобы лицензионный договор не предусматривал требований к сроку действия сублицензионного договора (например, не ограничивал лицензиата возможностью предоставить сублицензиату полученное право использования лишь на один месяц или на один год). А еще лучше прямо прописать, что срок действия сублицензионных договоров может быть любым, но не должен превышать срок действия лицензионного договора.

Пример формулировки условия о сроке действия сублицензионных договоров, которые вправе заключать лицензиат

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия настоящего договора».

Совет

Если стороны решили предусмотреть в договоре возможность заключать сублицензионные договоры, лицензиату стоит попытаться включить в договор следующее условие: «Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет сублицензиат. Лицензиат не отвечает перед Лицензиаром за нарушения со стороны сублицензиата».

Закон позволяет предусмотреть это условие в договоре (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Если стороны его сформулируют, лицензиат обезопасит себя от риска того, что в случае нарушений со стороны сублицензиата ответственность перед лицензиаром понесет лицензиат.

Если же такое условие не согласовать, будет применяться общее правило закона: ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме



Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка