Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

В январе у вас новые сроки отчетности

Подписка
Срочно заберите все!
№24
11 августа 2015 26 просмотров

Просим дополнить ответ № 597127. В лицензионном договоре есть приложения к договору, в котором отражается перечень товаров (услуг), документов и рекламных материалов, производимых и распространяемых лицензиатом с нанесением знака. У нас есть три дочки, у каждой свой отдельный вид деятельности, т.е. в приложении указываются различные товаров (услуг), документов и рекламных материалов, производимых и распространяемых лицензиатом с нанесением знака. соответственно и объем этих товаров (услуг), документов и рекламных материалов, производимых и распространяемых лицензиатом с нанесением знака различный. в лицензионном договоре с каждой дочкой установлен один размер вознаграждения, т.е. внезависимости от состава Приложения к договору. Вопрос: 1) Нужен ли такой перечень в лицензионном договоре? Риски (юридические, налоговые) если его не будет? 2) Если в договоре с каждой дочкой установлен различный Перечень, а сумма вознаграждения одна и та же, то есть ли налоговые риски в данном случае у мамы? Или сумму вознаграждения также нужно увеличивать или уменьшать в зависимости от объема в Перечне? 3) Или нужно составить один общий перечень для всех дочек и прописать его в лицензионном договоре с каждой дочкой?

1) Перечень товаров, услуг, документов, на которых «дочки» могут использовать ТЗ, должен быть обязательно предусмотрен – либо в договоре, либо в приложении к договору. Способы использования ТЗ являются существенным условием лицензионного договора.

2) Правовой риск отсутствия перечня заключается в том, что договор может быть признан незаключенным, т.к. сторонами не согласовано его существенное условие. Налоговые риски будут связаны с понятием «рыночной цены» и абсолютно исключить их нельзя, тем более, что участники сделки – взаимозависимые лица; инспекция вполне может придраться к этому факту. Подробнее см. рекомендацию: Как определить рыночную цену товаров (работ, услуг).

В случае претензий инспекции имеет смысл настаивать на том, что перечни различаются именно по той причине, что у каждой «дочки» свой отдельный вид деятельности и разные потребности в использовании ТЗ. Также можно настаивать на том, что по сути перечни равноценны, т.к. в равной мере отвечают потребностям каждой отдельной «дочки», поэтому и стоимость использования ТЗ в них одинакова.

3) Это остается на усмотрение организации. При составлении общего перечня для всех «дочек» без учета специфики деятельности каждой из них есть риск, что какая-либо из «дочек» злоупотребит правами на ТЗ.

Обоснование

Из рекомендации

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист»

Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцента, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судья Арбитражного суда Ульяновской области)

Александра Баринова, руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding

Согласование существенных условий лицензионного договора: риски для лицензиата

При заключении лицензионного договора стороны должны согласовать его существенные условия: предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,* вознаграждение (о том, когда условие о награде является существенным и как его согласовать, см. отдельную рекомендацию Как сформулировать условие о вознаграждении, выгодное лицензиату). Кроме того, существенными считаются:

  • условия, по которым, как указала одна из сторон договора, должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • условия, которые в силу закона необходимо согласовать при предоставлении права использования конкретных объектов интеллектуальной собственности. Например, с 1 октября 2014 года при заключении лицензионного договора в отношении товарного знака требуется предусматривать не только «стандартные» существенные условия (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФподп. «б» п. 148 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Если стороны не сформулируют хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным* (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). Причем, если предоставление права использования будет требовать государственной регистрации, регистрирующий орган откажется ее проводить.

<…>

Способы использования объекта интеллектуальной собственности

В договоре необходимо перечислить способы, которыми лицензиат будет вправе использовать объект интеллектуальной собственности (подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Конкретный перечень таких способов во многом зависит от самого объекта. Например, способы, которыми чаще всего используют товарный знак, приведены в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ,* способы использования произведения указаны в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ и т. д.

Пример указания в лицензионном договоре способов использования музыкального произведения

«Лицензиат вправе использовать Музыкальное произведение следующими способами:

  • воспроизводить Музыкальное произведение, в том числе осуществлять его запись на электронных носителях;
  • распространять Музыкальное произведение путем продажи или иного отчуждения его экземпляров;
  • публично исполнять Музыкальное произведение;
  • осуществлять сообщение Музыкального произведения в эфир, а также по кабелю (в т. ч. путем ретрансляции)».

Стороны вправе согласовывать условие о способах использования объекта следующим образом.

Во-первых, употреблять в отношении способов использования формулировки, которые отличаются от формулировок, содержащихся в нормах Гражданского кодекса РФ. Конкретный способ использования можно выразить абсолютно любыми языковыми приемами. Единственное требование к ним – это их определенность: у сторон должна быть ясность относительно того способа использования, права на который предоставляются. Иногда формулировки, отличные от тех, что содержатся в законе, позволяют более точно сформулировать пределы использования (это особенно актуально в свете развития технологий).

Пример того, как указать в лицензионном договоре способ использования музыкального произведения, отличающийся по своей формулировке от способов, предусмотренных в законе

«Лицензиат вправе использовать Музыкальное произведение путем его цифрового электронного распространения, под которым понимается распространение и сообщение неограниченному кругу лиц Музыкального произведения в цифровой форме (в форматах MP2, MP3, MP4, WMA, MMF, AAC, MIDI) посредством телефонной, спутниковой, телевизионной, кабельной связи или посредством ресурсов сети Интернет».

Во-вторых, использовать фрагментарную передачу права на конкретный способ использования. Другими словами, можно максимально подробно описывать пределы использования объекта в рамках каждого предоставляемого способа. Вместе с тем, лицензиату, напротив, выгодно употреблять общие формулировки, указанные в Гражданском кодексе РФ, без каких-то специальных условий и оговорок. Это позволяет получить максимально широкий объем правомочий в отношении объекта.

В-третьих, указывать те способы использования, которые Гражданский кодекс РФ прямо не предусматривает. Главное, чтобы они не противоречили закону (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В то же время в договоре не запрещено указать лишь один конкретный способ использования объекта (несмотря на то что в законе слово «способы» употреблено во множественном числе).

Пример указания в лицензионном договоре конкретного способа использования аудиовизуального произведения

«Лицензиат получает право на разовое публичное исполнение (показ с сопровождением звуком на экране с помощью пленки) Аудиовизуального произведения на фестивале "Новогодний фестиваль", проходящем 5 января 2014 года в концертном зале "Альфа" по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20».

Если стороны прямо не укажут тот или иной способ использования в тексте договора, будет считаться, что лицензиар не предоставил право использовать объект этим способом (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если договор будет содержать указание только на публичный показ произведения, лицензиат будет не вправе осуществлять его публичное исполнение.

<…>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.





Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Зачем бухгалтеру ОКУН и новый Перечень бытовых услуг?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка