Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Подписка
Срочно заберите все!
№24
9 сентября 2015 23 просмотра

Помогите разобраться. В своей деятельности мы используем товарный знак на право его использования мы заключили лицензионный договор, в 2013 году срок действия свидетельства на товарный у Лицензиара истек, мы с ним связались, он сказал, что продлевать его не собирается. Тогда мы заключили авторский договор на право использовать данное название в своей деятельности с наследником Автора. Сегодня нам пришла претензия от организации, которая купила права на использование данного торгового знака о том что у нас нет лицензионного договора и мы не законно используем данный товарный знак. Подскажите пожалуйста если у нас есть авторский договор надо ли нам заключать и лицензионный договор.

Да, надо заключить лицензионный договор. В противном случае правообладатель сможет предъявить претензии за незаконное использование товарного знака.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Если бы название не было зарегистрировано как товарный знак, то достаточно было бы авторского договора (согласия автора) для его правомерного использования.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Права на товарные знаки. Что считается использованием чужого брэнда или похожего обозначения

<…>

«Право интеллектуальной собственности традиционно считается одним из самых сложных направлений гражданского права. Работу по регистрации товарных знаков большинство компаний предпочитает поручать патентным поверенным, а при необходимости защиты прав на товарные знаки – обращаться к адвокатам и юридическим фирмам, специализирующимся на этих услугах. В крупных компаниях, обладающих исключительными правами на пакет брэндов, вопросами их правовой защиты обычно занимаются узкоспециализированные штатные юристы. Но с необходимостью разобраться в вопросах нарушений прав на товарные знаки может столкнуться любой юрист широкого профиля, в том числе работающий в небольшой компании. Даже если компания сама не создает никаких брэндов для индивидуализации своих товаров, работ и услуг, она может использовать чужие брэнды – например, в качестве маркетингового хода, подчас даже не подозревая о том, что нарушает чьи-либо права. Главная тема этого номера посвящена самым распространенным видам нарушений прав на товарные знаки.

Запрет на незаконное использование товарных знаков

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (свидетельство выдается при регистрации товарного знака в Роспатенте). Правила о товарных знаках применяются также к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак также может принадлежать лицу на основании договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК РФ). А для получения неисключительных прав на использование товарных знаков определенным способом необходимо заключить с правообладателем лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ).*

Нарушения прав на товарные знаки. Нарушение прав на товарные знаки заключается в использовании без разрешения правообладателя товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Цитируем документ. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Нарушение имеет место в том случае, когда зарегистрированный товарный знак или сходное с ним изображение без разрешения правообладателя используется в отношении товаров и услуг тех же классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), для которых данный товарный знак зарегистрирован. МКТУ была принята Соглашением «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков», заключенным 15.06.57 в Ницце. МКТУ состоит из 45 классов, каждый из которых разделен на рубрики, перечисляющие входящие в этот класс названия видов товаров и услуг. Свидетельство на товарный знак выдается в отношении товаров по классам МКТУ. Если товарный знак или сходное с ним до степени смешения изображение применяется в отношении товаров или услуг другого класса, то это не расценивается как нарушение прав на товарный знак.

Общеизвестные товарные знаки. Есть одно исключение, которое касается общеизвестных товарных знаков, то есть тех, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в РФ широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг (п. 1 ст. 1508 ГК РФ). Товарный знак признается общеизвестным на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению правообладателя (Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ утверждены приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38). Использование общеизвестных товарных знаков незаконно даже в отношении неоднородных товаров, если это может вызвать у потребителей ассоциации с обладателем исключительных прав на данный товарный знак и ущемить законные интересы правообладателя.

Цитируем документ. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

В качестве примера можно привести использование общеизвестного товарного знака NIKE для маркировки кондитерского изделия – печенья (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.09 по делу № А49-7174/2008).

Ответственность за нарушение прав на товарные знаки. Правообладатель вправе требовать от нарушителя, во-первых, прекращения использования его товарного знака или сходного с ним изображения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), во-вторых, изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок, на которых изображен товарный знак или сходное с ним изображение, а также удаления их с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг – документации, рекламы, вывесок и т. д. (п. 2, 3 ст. 1515 ГК РФ). В-третьих, правообладатель может потребовать возмещения причиненных ему убытков либо выплаты компенсации без доказывания убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Кроме того, незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компанию – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Если незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородного товара совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (на сумму свыше 1 млн 500 тыс. рублей), то возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 180 УК РФ).

Рассмотрим подробнее на примерах конкретные виды нарушений прав на товарные знаки.

Опыт коллеги

Евгений Шуров, начальник юридического отдела ОАО Концерн «Калина»:

«У нас есть серия детской косметики под товарным знаком "Маленькая фея". Другой производитель зарегистрировал товарный знак "Миленькая фея" на аналогичную продукцию. Даже изображение на этикетках было похоже на наше. Мы обратились с заявлением в Палату по патентным спорам об аннулировании регистрации товарного знака "Миленькая фея", поскольку считали, что его вообще не должны были регистрировать из-за сходства с нашим знаком до степени смешения. Также мы подали иск к обладателю этого товарного знака о запрете выпуска косметики под брэндом "Миленькая фея" и о денежной компенсации. Оба заявления были удовлетворены. Еще у нас была интересная ситуация с брэндом "Черный жемчуг". Кондитерская фабрика начала выпускать конфеты под таким названием. Наш товарный знак был зарегистрирован на все существующие классы продукции. После того как мы обратились в суд, фабрика поменяла название конфет с "Черного жемчуга" на "Черную жемчужину". Мы и этот вариант тоже пытались запретить, но, к сожалению, судьи решили, что здесь уже нет сходства до степени смешения».

Виды нарушений прав на товарные знаки

Формулировки пункта 3 статьи 1484 и пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса позволяют выделить два вида нарушений: это использование непосредственно товарного знака без разрешения правообладателя и использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения.

Использование чужого товарного знака. К первому виду нарушений относятся не только те случаи, когда нарушитель маркирует чужим товарным знаком свою продукцию или самостоятельно применяет его иным образом (например, в рекламе и т. д.). При некоторых обстоятельствах нарушениями признаются также случаи незаконного введения в хозяйственный оборот товаров, произведенных и маркированных товарным знаком непосредственно правообладателем или третьими лицами по лицензионному соглашению с правообладателем.

Например, суд признал нарушением исключительных прав на товарные знаки ввоз без согласия правообладателя на территорию РФ аппаратуры, маркированной товарным знаком Panasonic. Несмотря на отсутствие доказательств того, что данный товар был произведен не правообладателем, он был признан контрафактным. Российская компания ввезла и задекларировала на таможне данную аппаратуру без согласия на ввоз от японской компании – обладателя исключительных прав на товарный знак Panasonic. Последняя обратилась в суд с иском о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак, в том числе о прекращении ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи или иного введения в гражданский оборот товаров, на которых используется товарный знак Panasonic, об изъятии из оборота и уничтожении за счет импортера контрафактной аппаратуры и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 200 тыс. рублей. Иск был удовлетворен. Суд отметил, что в соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). В данном случае согласие на введение товаров в оборот на территории России отсутствовало (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28.04.10 по делу № А60-41915/2009).

Использование похожего обозначения. Изображение признается сходным до степени смешения с чужим товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.07.10 по делу № А33-18265/2009). Иными словами, угроза смешения имеет место, если изображение принимается за чужой товарный знак или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю товаров (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.05.10 по делу № А70-12329/2009).

Например, рыбокомбинат являлся обладателем исключительных прав на комбинированный (то есть как со словесными, так и с изобразительными элементами) товарный знак «Соленый ветер», зарегистрированный для 29-го класса МКТУ, в том числе для консервированной рыбы, сельди. Индивидуальный предприниматель использовал на этикетках выпускаемых им рыбных консервов товарный знак «Сильный ветер» со схожим изображением, выполненным в такой же цветовой гамме. По его мнению, спорные изображения существенно отличались друг от друга (разный размер букв и интервалов между ними, расположение изображений на разном уровне), а наименования являлись разными по звучанию и значению. Однако суд расценил обозначение, используемое предпринимателем, как сходное до степени смешения с товарным знаком «Соленый ветер». По иску рыбокомбината предпринимателя обязали прекратить использование товарного знака «Сильный ветер» и выплатить рыбокомбинату компенсацию в сумме 250 тыс. рублей (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.02.10 по делу № А51-8556/2009).

Как устанавливается сходство. При оценке схожести обозначений суды часто руководствуются пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.03 № 32). Там установлено, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), а в подпунктах «а»–«в» данного пункта названы конкретные признаки, позволяющие определить указанное сходство. В пункте 14.4.2.3вышеуказанных правил приведены критерии определения сходства изобразительных и объемных обозначений (в частности, наличие или отсутствие симметрии, сочетание цветов и тонов, вид и характер изображения – натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.). Однако суды вовсе не обязаны руководствоваться вышеуказанными правилами, предназначенными для сотрудников Роспатента, равно как и привлекать для оценки схожести экспертов. Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Опыт коллеги

Юлия Степкина, руководитель юридического отдела ООО «Глобал Деним» (эксклюзивный дистрибьютор одежды Levi’s® в России):

«Мы периодически выявляем подделки под продукцию Levi’s® в разных торговых точках. Факт реализации контрафактного товара фиксируется при проведении контрольной закупки сотрудниками полиции с участием наших представителей. После проведения закупки у всех участников закупки берутся объяснения, составляется протокол осмотра помещения, вещей, документов, а также протокол об изъятии вещей – предметов правонарушения (то есть самой поддельной продукции) и документов (чеки, накладные, договор аренды, ценники, прайс-листы, трудовые договоры, свидетельства о регистрации предпринимателей, сертификаты соответствия и др. документы, имеющие значение по делу). При необходимости на месте может быть дано заключение специалиста о контрафактности продукции».

Способы незаконного использования товарных знаков

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, устанавливающем запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с товарным знаком обозначений, понятие «использование товарного знака» не раскрывается. Однако в пункте 2 вышеуказанной статьи приведен перечень возможных легальных способов использования товарных знаков. Это размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Кроме того, возможно использование товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети интернет, в том числе в доменном имени, и при других способах адресации. В делах о незаконном использовании товарных знаков суды тоже ориентируются на вышеуказанный перечень, отмечая при этом, что, поскольку он не является закрытым, понятие «использование» должно применяться в широком смысле (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11.05.10 по делу № А07-568/2010).

Например, в одном деле к ответственности за нарушение прав на товарный знак был привлечен администратор домена, на котором размещалась реклама товаров с изображением товарного знака без разрешения правообладателя, хотя рекламировались товары не администратора домена, а третьего лица (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.10 по делу № А56-22586/2009).

Благодарим за содействие в подготовке статьи

Юлию Барышеву, управляющего партнера

юридического бюро «Виртус-Лекс»

Вопрос в тему

Как определяется размер компенсации за незаконное использование товарных знаков (без доказывания убытков)?

Возможны два способа (п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Первый: в твердой сумме по усмотрению суда, исходя из характера нарушения, но в пределах от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей. Второй способ: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Считается ли нарушением, если словесная часть чужого товарного знака является составной частью чужого фирменного наименования?

Нет, использование одним лицом словосочетания, являющегося словесной частью товарного знака другого лица, в том числе на своем интернет-сайте, при предложении товаров и услуг не как самостоятельного отдельного обозначения, относящегося к товарам и услугам, а в качестве составной части своего фирменного наименования, не может признаваться нарушением (п. 18 информационного письма Высшего арбитражного суда № 122).

Отвечает ли компания за ввоз в РФ товаров, маркированных товарным знаком, если она не знала о том, что данные обозначения зарегистрированы как товарный знак?

Да, отвечает. Используя обозначение, компания обязана проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в РФ. Ответственность наступает, в том числе если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в РФ (п. 15 информационного письма Высшего арбитражного суда № 122).»

<…>

10.09.2015

С уважением, Елена Федотова,

эксперт Системы Юрист

Ответ утвержден Викторией Рыбалкиной,

руководителем экспертной поддержки Системы Юрист

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме



Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка