Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

ПФР предупреждает вас о частых ошибках в СЗВ‑М

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
16 мая 2016 18 просмотров

В 2015г.наша компания передала неисключительные права на программное обеспечение, правообладателем которого является, бессрочно заказчику. Лицензионное вознаграждение составило 9 млн. В этом году заказчик хочет отказаться от бессрочных прав на ПО, путем подписания доп.соглашения к договору, в котором хочет прописать, что права предоставляются сроком на 1 год и в соответствии с этим уменьшить размер лицензионного вознаграждения. Возможно ли это?

Да, это возможно.

Так, существенными условиями лицензионного договора являются:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

- условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора). В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Срок договора к таковым не отнесен, то есть стороны могут как согласовать срочный (бессрочный), так и не согласовать срок вообще (в этом случае он будет пятилетним). Соответственно и оплата, если речь не идет о периодических платежах или процентах, так же не зависит от срока.

Тем не менее, каких-либо ограничений на изменение срока после заключения договора нет. Однако, учитывая то, что оплата не привязана к сроку, механизм ее уменьшения (во сколько раз и т.д.) стороны должны разработать самостоятельно.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация. Как предоставить право использования произведения по лицензионному договору

<…>

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на произведение науки, литературы, искусства, сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом (например, разрешить другому лицу исполнить музыкальную композицию на публичном мероприятии либо разместить на интернет-сайте роман, повесть или рассказ). Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента и заканчивая задачей провести цифровую дистрибуцию произведения.

Лицензионный договор – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на произведение. В отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права) правообладатель сохраняет исключительное право за собой.

При заключении лицензионного договора в отношении произведения необходимо:

  • удостовериться в том, что исключительным правом действительно можно распорядиться по лицензионному договору;
  • проверить лицензиата с целью минимизировать юридические риски;
  • определить форму договора;
  • выбрать вид лицензионного договора (простая либо исключительная лицензия);
  • согласовать условия договора.

См. образцы лицензионных договоров в отношении:

  • литературного произведения;
  • музыкального произведения;
  • аудиовизуального произведения;
  • произведения изобразительного искусства.

Внимание! Выводы, приведенные в настоящей рекомендации, не распространяются на лицензионные договоры, заключенные в отношении программы для ЭВМ или базы данных

По закону программы для ЭВМ и базы данных считаются объектами авторского права и охраняются как литературные произведения (абз. 13 п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Порядок заключения лицензионного договора о предоставлении права использования программы (базы данных) действительно во многом схож с правилами, которыми нужно руководствоваться при заключении лицензионного договора в отношении произведения.

Однако все же при предоставлении права использования программы (базы данных) есть важные особенности, не свойственные другим лицензионным договорам (упрощенный порядок заключения, специфика предмета и т. д.).

О том, как заключить лицензионный договор в отношении компьютерной программы или базы данных, см. отдельные рекомендации:

  • Как предоставить право использования программы для ЭВМ или базы данных по лицензионному договору;
  • Что проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных: существенные условия и дополнительные обязанности сторон.

Проверка наличия исключительного права

Перед тем как заключить лицензионный договор, стоит убедиться в том, что лицензиар действительно обладает исключительным правом на произведение. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же результат интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с лицензиатом.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, нужно убедиться в том, что у лицензиара есть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых лицензиар стал обладателем исключительного права на произведение.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому лицензиар приобрел исключительное право у первоначального правообладателя (автора).

Совет

Если исключительное право несколько раз переходило от одного правообладателя к другому, имеет смысл проверить цепочку всех договоров, заключенных в отношении произведения. В противном случае возрастет не только риск споров с третьими лицами (настоящими правообладателями) и лицензиатом, но и риск того, что сам лицензиар не сможет защитить исключительное право, если его нарушат другие лица (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 19 апреля 2010 г. № Ф09-2406/10-С6 по делу № А60-28720/2009-С7).

Если цепочка правоустанавливающих документов свидетельствует о том, что изначально правообладателем было иностранное лицо, допустимо проверить наличие так называемого аффидевита. Под этим понятием суды, как правило, подразумевают официальное свидетельство, заверенное нотариусом иностранного государства или иным уполномоченным лицом (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2012 г. № 15АП-4726/2012 по делу № А32-34329/2011), либо «заключение профессионалов определенного государства в области иностранного правопорядка, в котором раскрывается содержание норм иностранного права» (постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 мая 2013 г. по делу № А56-70903/2010).

В случае спора суд, скорее всего, посчитает такое свидетельство (заключение) правоустанавливающим документом, что будет отвечать интересам лицензиара (определение ВАС РФ от 1 октября 2010 г. № ВАС-12723/10, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 13 ноября 2012 г. по делу № А53-4547/2011Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2013 г. по делу № А03-7115/2012).

При анализе договора об отчуждении исключительного права имеет смысл особое внимание обратить на положения о том, с какого момента к лицензиару переходит исключительное право.

Обоснование

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что такое право переходит к приобретателю (лицензиару) через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора об отчуждении исключительного права не составили и не подписали такой акт приема-передачи, формально лицензиар не считается обладателем исключительного права на произведение.

В качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать:

  • трудовой договор с работником организации-лицензиара;

Обоснование

Если произведение создал работник организации-лицензиара при выполнении своих трудовых обязанностей, произведение считается служебным (п. 1 ст. 1295 ГК РФ).

Исключительное право на служебное произведение принадлежит организации (работодателю), кроме ситуации, когда трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и работником (автором) предусматривает иное (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Другими словами, организация считается правообладателем, если договор с работником:

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на произведение, созданное работником при исполнении своих трудовых обязанностей;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права на такое произведение считается работодатель.

В то же время нужно учитывать следующее правило: если работодатель в течение трех лет со дня, когда он получил произведение в свое распоряжение, не начнет его использовать, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право будет принадлежать автору (абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Если же трудовой или гражданско-правовой договор между работником и работодателем прямо предусматривает, что обладатель исключительного права – работник, то организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с работником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом.

Возможен иной вариант: заключить с работником (лицензиаром) лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору (ст. 1238 ГК РФ). Однако в данном случае организация будет выступать в роли так называемого сублицензиара, а не полноценного лицензиара, обладающего исключительным правом. Это может существенно ограничить права и интересы организации.

  • договор авторского заказа, заключенный между лицензиаром (заказчиком) и физическим лицом (автором);

Обоснование

Такой договор может предусматривать, что заказчик получает (п. 2 ст. 1288 ГК РФ):

  • либо исключительное право на созданное произведение;
  • либо право использования этого произведения в установленных пределах.

Если договор авторского заказа предусматривает лишь предоставление права использования, то заказчику, намеренному выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с автором (правообладателем)договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом.

Возможен иной вариант: предоставить право использования произведения другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору (ст. 12381286п. 4 ст. 1288 ГК РФ). Однако в данном случае заказчик будет выступать в роли так называемого сублицензиара, а не полноценного лицензиара, обладающего исключительным правом. Это может существенно ограничить права и интересы заказчика.

  • иной документ (например, свидетельство о праве на наследство – ст. 1241 ГК РФ).

Проверка лицензиата

Лицензиару важно минимизировать риски, которые могут возникнуть при заключении лицензионного договора.

Для этого нужно совершить ряд юридически значимых подготовительных действий.

Во-первых, имеет смысл проверить предполагаемого лицензиата при помощи внешних источников информации (в частности, для того чтобы уменьшить риск неплатежеспособности).

Во-вторых, надо запросить у лицензиата ряд документов, необходимых для минимизации юридических рисков. Особое внимание стоит уделить документам, подтверждающим полномочия лица, которое будет подписывать договор. Дело в том, что зачастую в творческой среде лицензионный договор подписывают лица, не являющиеся единоличным исполнительным органом организации: главные редакторы, исполнительные директоры, исполнительные продюсеры и т. д. В этих случаях лицензиару нужно проверить:

  • доверенность, на основании которой лицо подпишет договор от имени организации-лицензиата;
  • решение о назначении генерального директора (руководителя организации), выдавшего доверенность, либо протокол об избрании такого генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Не будет лишним также получить информацию из ЕГРЮЛ о том, кто действует в качестве генерального директора на момент подписания договора. Для этого можно запросить выписку из ЕГРЮЛ у лицензиата либо самостоятельно получить в отношении лицензиата такую выписку или сведения из ЕГРЮЛ в электронном виде.

Если в роли лицензиата выступает индивидуальный предприниматель, перечень запрашиваемых документов будет иным.

Форма договора

Лицензионный договор в отношении произведения необходимо заключить в письменной форме. Если этого не сделать, договор будет считаться недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензиар предоставляет право использования произведения по открытой лицензии. Считается ли, что лицензионный договор заключен в письменной форме

Да, считается, но только с момента, когда лицензиат начинает совершать в отношении произведения действия, предусмотренные лицензионным договором.

Открытая лицензия – упрощенный способ предоставления права использования произведения. Положения об этом способе появились в Гражданском кодексе РФ с 1 октября 2014 года (п. 41 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ). В настоящее время пока нет официальных разъяснений о том, всегда ли договор открытой лицензии можно заключить в письменной форме и с какого момента эта форма считается соблюденной.

Закон устанавливает: «В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной» (абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ).

Такая формулировка вызывает как минимум два вопроса:

1) когда именно письменная форма считается соблюденной (что означает фраза «в этом случае»): с момента, когда лицензиар указывает в договоре перечень необходимых действий, или же с момента, когда лицензиат начинает совершать такие действия;

2) будет ли считаться соблюденной письменная форма, если договор не будет предусматривать перечень действий, совершение которых свидетельствует об акцепте (ведь закон использует фразу «может содержаться», а не «должно содержаться»).

Отвечая на первый вопрос, можно с уверенностью сказать, что письменная форма считается соблюденной с момента, когда лицензиат совершает действия, свидетельствующие об акцепте (например, находясь на интернет-сайте лицензиара, нажимает на кнопку «Согласен с условиями открытой лицензии»). В противном случае (т. е. если бы письменная форма считалась соблюденной уже с момента, когда лицензиар просто указывает в договоре перечень необходимых действий) нарушались бы основополагающие принципы заключения договора. В частности, не было бы соглашения сторон, а значит, и самого договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Чтобы ответить на второй вопрос, стоит проанализировать, какие условия должна содержать открытая лицензия. По закону при выдаче такой лицензии необходимо указать пределы, в которых лицензиат будет вправе использовать произведение (п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ). Это означает, что договор в любом случае должен содержать перечень определенных действий (воспроизводить аудиовизуальное произведение, публично исполнять музыкальную композицию и т. д.). Когда потенциальный лицензиат начнет совершать эти действия, договор будет считаться заключенным, а письменная форма – соблюденной. Это следует из пункта 3 статьи 434, пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.

Вывод: письменная форма лицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке в отношении произведения, считается соблюденной с момента, когда лицензиат начинает совершать действия, предусмотренные договором (кликает по соответствующей кнопке либо непосредственно использует произведение). В таком случае отсутствует риск того, что впоследствии суд признает договор недействительным по причине несоблюдения его письменной формы.

Исключение составляет лишь договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). На практике в роли лицензиара по такому договору чаще всего выступает физическое лицо. Этот договор можно заключить в устной форме с учетом следующего:

  • лицензиар предоставит право использовать произведение в четко ограниченных пределах – только в периодическом печатном издании (газете, журнале и т. д.);
  • стороны должны согласовать все существенные условия лицензионного договора;
  • предмет договора – любое произведение, которое можно использовать в периодическом печатном издании (как правило, литературное произведение). При этом Гражданский кодекс РФ не содержит ограничений по виду таких произведений.

Однако даже если есть все основания оформить отношения в устной форме, ее лучше не использовать. Целесообразнее заключить договор в письменной форме. Это поможет защитить интересы лицензиара при возникновении спора.

В противном случае (т. е. если стороны выберут устную форму) лицензиару может оказаться весьма затруднительно доказать сам факт того, что договор был заключен. Впрочем, шанс на это все же есть. К примеру, при рассмотрении одного из споров о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав арбитражный суд установил, что стороны заключили лицензионный договор в устной форме, в порядке преюдиции: сослался на решение суда общей юрисдикции (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2013 г. по делу № А43-23705/2012). Вместе с тем, лучше в максимальной степени обезопасить себя от ненужных судебных разбирательств, заключив договор в письменной форме. Если все-таки по каким-либо причинам стороны решат выбрать устную форму, лицензиару имеет смысл заблаговременно позаботиться о фиксации фактически достигнутых договоренностей (в частности, при помощи электронной переписки, свидетелей, аудио- и видеофиксации и т. д.).

Нужно ли лицензиару регистрировать предоставление права использования произведения или лицензионный договор в отношении него

Нет, не нужно.

По закону предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Этот пункт устанавливает обязанность зарегистрировать факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности, подлежащего госрегистрации.

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о регистрации произведений литературы, науки и искусства. Следовательно, предоставление права использования произведения регистрировать не нужно.

Сам лицензионный договор сейчас в любом случае регистрации не подлежит.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) вместо предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности требовалось регистрировать сам лицензионный договор. Делать это было необходимо в тех же случаях, в которых сейчас нужно регистрировать предоставление права использования. Следовательно, до 1 октября 2014 года лицензионный договор в отношении произведения не подлежал регистрации по тем же причинам, по которым сейчас не надо регистрировать предоставление права использования произведения.

В настоящее время регистрацию лицензионных договоров закон не предусматривает (ст. 1232 ГК РФп. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ)».

<…>

16.05.2016

С уважением, Арсен Магамаев,

эксперт Системы Юрист

Ответ утвержден Олесей Уделько,

ведущим экспертом Системы Юрист

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме



Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка