Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Местная администрация запрашивает сведения о зарплате

Подписка
Срочно заберите все!
№24
27 апреля 2016 32 просмотра

В договоре на выполнение опытно-конструкторских работ прописан такой пункт: "Вопрос об использовании(в том числе передаче третьим лицам) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком по отдельному договору". Можно ли эту формулировку понимать как получение Заказчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, признаваемые в учете как нематериальные активы?

Договор не заключен, то эта формулировка означает, что переход исключительных прав не согласован. Применяются общие правила ГК РФ.

Если в договоре на выполнение ОКР стороны предусмотрели создание программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы или селекционного достижения, то в этом случае нет необходимости специально указывать, что заказчик получает исключительные права на них. По общему правилу исключительное право на указанные объекты принадлежат заказчику (п. 1 ст. 1296, п. 1 ст. 1431, п. 1 ст. 1463 ГК РФ).

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон (ст. 431 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как заказчику защитить свои права на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

<…>

«Закон предоставляет возможность сторонам договора НИР или ОКиТР самостоятельно определить в нем пределы и условия использования полученного результата работы (п. 1 ст. 772 ГК РФ).

Результат работы в договорах НИР и ОКиТР – это результат творческой (интеллектуальной) деятельности автора(например, научное исследование в договоре НИР или образец нового изделия в договоре ОКР), который при соблюдении определенных условий находится под соответствующей правовой охраной действующего законодательства. Однако чтобы права заказчика на результат работы были защищены наиболее полно, в договоре НИР или ОКиТР важно закрепить пределы и условия использования полученного результата.*

На какие нормы закона нужно сослаться в случае спора

В первую очередь нужно обратиться к нормам главы 38 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ). Последнее означает, что исполнитель не имеет права (если в договоре не предусмотрено иного), к примеру, передать исключительное право на результат работы третьему лицу. Договор о передаче такого исключительного права, заключенный между исполнителем и третьим лицом, суд признает недействительным.

Кроме того, стороны договора НИР или ОКиТР получат дополнительные права, если в результате выполнения договора созданы объекты, которым действующее законодательство предоставляет правовую охрану как результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Ими могут быть:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • программы для ЭВМ;
  • базы данных;
  • селекционные достижения;
  • топологии интегральных микросхем;
  • секреты производства (ноу-хау).

В таком случае заказчик сможет пользоваться правами, закрепленными в разделе VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса РФ (п. 3 ст. 772 ГК РФ).

167.621 (11,17)

Внимание! Чтобы заказчик смог воспользоваться правами, закрепленными в разделе VII Гражданского кодекса РФ, полученные результаты работы должны соответствовать установленным критериям. Только при их наличии результаты подлежат правовой охране.

Так, чтобы изобретение подлежало правовой охране, оно должно отвечать критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), полезная модель – новизны и промышленной применимости (п. 1 ст. 1351 ГК РФ), промышленный образец – новизны и оригинальности (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Кроме того, для промышленного образца установлены Рекомендации по проверке его новизны и оригинальности, утвержденные приказом Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48.

При этом необходимо помнить о том, что охраняемым результатом интеллектуальной деятельности может быть не сам результат работы, на который был направлен договор НИР или ОКиТР, а его составная часть. Например, вместе с образцом нового изделия может быть создана программа для ЭВМ, предназначенная для работы с изделием. Причем такая (самостоятельно охраняемая) часть результата работы может получиться и незапланированно.

Внимание! Если результатом работы стали изобретение, полезная модель или промышленный образец, то заказчику необходимо получить соответствующий патент. Иначе заказчик не будет иметь исключительных прав на них.

Это связано с тем, что первоначально право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит их автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ), то есть исполнителю. Чтобы патент смог получить заказчик, нужно предусмотреть обязанность исполнителя передать такое право:

  • в договоре НИР или ОКиТР;
  • в отдельном договоре об отчуждении права на получение патента.

В таком случае будет соблюдена письменная форма договора (п. 3 ст. 1357 ГК РФ).

Если заказчик не получит патент (не станет патентообладателем), то он не будет иметь исключительного права использования полученного результата и не сможет распорядиться таким правом.

131.3301 (11,17)

В итоге исполнения договора ОКиТР была получена полезная модель, создание которой не было предусмотрено договором. Исполнитель отказывается заключить договор об отчуждении права на получение патента. Можно ли обязать исполнителя передать исключительные права на полученную полезную модель?

Если иное не предусмотрено договором, то обязать исполнителя не получится в силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Заказчик будет вправе использовать полезную модель (изобретение, промышленный образец) лишь в целях, для достижения которых был заключен договор ОКиТР, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента (см., например, постановление ФАС Московского округа от 4 марта 2009 г. № КГ-А41/13379-08 по делу № А41-9868/08, определением ВАС РФ от 17 июня 2009 г. № ВАС-7671/09 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора). При этом за такое использование не нужно будет уплачивать дополнительное вознаграждение. Даже если исполнитель передаст право на получение патента третьему лицу или заключит с последним договор об отчуждении патента, то заказчик сохранит право использования полезной модели (изобретения, промышленного образца) на указанных условиях (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).

Такое же правило установлено и в отношении программ для ЭВМ, баз данных (п. 1 ст. 1297 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1462 ГК РФ) и секрета производства (ст. 1471 ГК РФ).

Какие дополнительные права предоставлены заказчику разделом VII Гражданского кодекса РФ?

Это зависит от того, какой именно объект интеллектуальной собственности был получен по итогам работы. Например, при нарушении патентных прав (глава 72 ГК РФ) заказчик может воспользоваться административным и судебным порядком (ст. 1406 ГК РФ). Административный порядок заключается в подаче возражений в Палату по патентным спорам против решения Роспатента о выдаче патента, об отказе в выдаче патента, о признании заявки на выдачу патента отозванной и в других случаях, когда податель жалобы считает соответствующее решение Роспатента неправомерным.

Споры, которые рассматриваются судом, перечислены в пункте 1 статьи 1406 Гражданского кодекса РФ.

Если нарушение патентных прав привело к крупному ущербу, то спор будет рассматриваться в уголовном порядке постатье 147 Уголовного кодекса РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»). В частности, незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (при наличии крупного ущерба) наказывается:

  • штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
  • либо обязательными работами на срок до 480 часов,
  • либо принудительными работами на срок до двух лет,
  • либо лишением свободы на тот же срок.

131.3302 (11,17)

После получения результата работ заказчику стало известно, что исполнитель при их выполнении использовал охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые принадлежат третьему лицу. Права на указанное использование приобретены не были. Как это повлияет на права заказчика в отношении полученных результатов.

В такой ситуации правообладатель (третье лицо) может предъявить заказчику требования, например, о возмещении убытков. Это связано с тем, что последний фактически будет являться лицом, которое причиняет ущерб третьему лицу бездоговорным использованием его интеллектуальной собственности (под. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Кроме того, правообладатель вместо возмещения убытков в определенных случаях может потребовать компенсации за нарушение исключительного права. Тогда ему не придется даже доказывать размер причиненных ему убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Если суд удовлетворит иск третьего лица, то заказчику необходимо в порядке регресса обратиться с требованиями о возмещении убытков к исполнителю.

Избежать указанных последствий поможет условие договора о том, что исполнитель гарантирует передачу результатов, которые не нарушают исключительных прав других лиц.

Также стоит предусмотреть условия о договорной ответственности исполнителя за нарушение прав третьих лиц.

Какие условия стоит включить в договор НИР или ОКиТР

Чтобы защитить свои права на результат НИР или ОКиТР наиболее полно, заказчику стоит включить в договор следующие условия.

Условия, которые касаются получения защиты, предусмотренной в действующем законодательстве

Заказчик сможет воспользоваться правами, предоставленными разделом VII Гражданского кодекса РФ, только после того, как получит исключительные права на созданные объекты интеллектуальной собственности. Для этого в договор НИР или ОКиТР необходимо включить следующие условия.

1. Обязанность исполнителя согласовывать с заказчиком необходимость и условия использования в ходе выполнения НИР или ОКиТР объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам. Это условие поможет избежать возможных неблагоприятных последствий.

Пример формулировки обязанности исполнителя согласовывать с заказчиком использование принадлежащих третьим лицам объектов интеллектуальной собственности

«Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам».

2. Обязанность исполнителя сообщить заказчику обо всех результатах интеллектуальной деятельности, полученных при исполнении договора НИР или ОКиТР. Это условие очень полезно на тот случай, если будут получены незапланированные объекты интеллектуальной собственности.

Пример формулировки условия об обязанности исполнителя сообщить заказчику обо всех результатах интеллектуальной деятельности, полученных при исполнении договора НИР или ОКиТР

Вариант 1: «Исполнитель обязан сообщить Заказчику в отчетной документации, прилагаемой к акту сдачи-приемки работы, сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении работ».

Вариант 2: «Исполнитель обязуется незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего договора объекте интеллектуальной собственности, способном к правовой охране, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также предложениями по порядку его использования».

Вариант 3: «Исполнитель обязуется представлять Заказчику на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности, объектах интеллектуальной собственности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, селекционных достижениях, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных)».

3. Условие о полной передаче заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (как предусмотренных договором, так и не предусмотренных), в отношении которых:

  • необходимо получать патент (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения);
  • патент не требуется (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, секрет производства).

Здесь же нужно прописать условие о том, что стоимость исключительных прав включена в стоимость договора и дополнительно не оплачивается.

Пример формулировки условия договора о полной передаче исключительных прав заказчику

«Все исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения работ, в полном объеме передаются Заказчику. Стоимость исключительных прав входит в цену настоящего договора и дополнительно не оплачивается».

166.572 (11,17)

Совет

Если в договоре НИР или ОКиТР стороны предусмотрели создание программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы или даже селекционного достижения, то нет необходимости специально указывать, что заказчик получает исключительные права на них. По общему правилу исключительное право на указанные объекты принадлежат заказчику (п. 1 ст. 1296, п. 1 ст. 1431, п. 1 ст. 1463 ГК РФ).

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, как уже было указано выше, стоит отдельно прописать право заказчика на получение патента. Право включить такое условие в договор подтверждено в пункте 8постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ».

Пример формулировки условия договора о праве заказчика на получение патента на изобретение, создание которого не было прямо предусмотрено договором НИР или ОКиТР

«Если в рамках исполнения настоящего договора Исполнителем создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель или промышленный образец), создание которого не было прямо предусмотрено настоящим договором, право на получение патента на него принадлежит Заказчику».

Пример формулировки условия о праве заказчика на подачу заявки и получение патента на результат работы

«Заказчику принадлежит право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения».

4. Обязанность исполнителя проводить исследования на предмет возникновения объектов интеллектуальной собственности и возникновения опасности нарушения прав третьих лиц на них. Это позволит избежать описанной вышеситуации.

Пример формулировки условия об обязанности исполнителя проводить исследования на предмет возникновения объектов интеллектуальной собственности

«Исполнитель обязан проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору исследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для описания сущности результата, гарантировать Заказчику получение результатов, не нарушающих права третьих лиц».

Условия о договорной ответственности исполнителя за нарушение прав заказчика на результаты НИР и ОКиТР

Заказчику имеет смысл включить в договор условия о дополнительных мерах ответственности исполнителя за нарушение договора НИР или ОКиТР. Причем эти условия могут быть поставлены как третьим лицам, так и непосредственно заказчику. Среди требований третьим лицам можно выделить:

  • обязанность исполнителя за свой счет заключить соглашение с соответствующим правообладателем или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц. Данную меру ответственности необходимо предусмотреть на тот случай, если из-за нарушения их прав будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по договору;

Пример формулировки условия договора НИР или ОКиТР о действиях исполнителя при нарушении исключительных прав третьих лиц

«В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему договору, Исполнитель обязан за свой счет заключить соглашение с соответствующим правообладателем или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц».

  • обязанность исполнителя возместить третьему лицу убытки. Это условие нужно предусмотреть на случай, если исполнитель их причинит правообладателю из-за неправомерного использования его интеллектуальной собственности при выполнении работ.

Пример формулировки ответственности исполнителя за убытки, причиненные третьему лицу в связи с неправомерным использованием при выполнении работ его интеллектуальной собственности

«Исполнитель несет полную ответственность за все требования, которые могут быть предъявлены к Заказчику третьими лицами, если их исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности будут нарушены неправомерным использованием таких результатов Исполнителем в ходе выполнении работ по настоящему договору».

Перед заказчиком исполнитель будет нести ответственность по тем способам обеспечения обязательства, которые установлены договором НИР или ОКиТР. См. подробнее Какие требования можно предъявить к исполнителю относительно качества выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

<…>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.





Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Зачем бухгалтеру ОКУН и новый Перечень бытовых услуг?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка