Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

В декабре вам может прийти сразу два требования из налоговой

Подписка
Срочно заберите все!
№23
3 июня 2016 8 просмотров

На территории РФ Роспатентом зарегистирирован товарный знак, правообладателем которого является юр. лицо из США. Уточните, пожалуйста, обязательна ли регистрация в Роспатенте договора передачи прав использования данного товарного знака на территории РФ российскому юр. лицу?

Да, обязательна.

Предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности (право использования товарного знака) предоставляется на основании лицензионного договора. Такой договор считается заключенным с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Если лицензионный договор не зарегистрирован, для всех третьих лиц он считается незаключенным и не порождающим правовых последствий для третьих лиц, которые не выступали сторонами по договору.

Обоснование

Из рекомендации Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцента, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судья Арбитражного суда Ульяновской области), Виталия Перелыгина, эксперта ЮСС «Система Юрист», Александра Баринова, Руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding

Что изменилось для сторон лицензионного договора после 1 октября 2014 года

Если организация (индивидуальный предприниматель) намерена заключить лицензионный договор и выступить в роли лицензиара или лицензиата после 1 октября 2014 года, ей необходимо учесть ряд новых правил.

Дело в том, что с 1 октября вступили в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФФедеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 35-ФЗ). Эти поправки коснулись, в частности, положений о лицензионном договоре (о других нововведениях см. отдельную рекомендацию).

<…>

Появилось еще одно существенное условие для лицензионного договора в отношении товарного знака

Если стороны решили заключить лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, нужно согласовать не только существенные условия, которые по общему правилу должен предусматривать лицензионный договор (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и еще одно существенное условие.

А именно необходимо перечислить товары, в отношении которых лицензиар предоставляет право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФподп. «б» п. 148 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

В договоре можно указать (п. 1 ст. 1489 ГК РФподп. «а» п. 148 ст. 3 Закона № 35-ФЗ):

  • все товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
  • некоторые из таких товаров либо один из них.

Если стороны не сформулируют условие о товарах, договор будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФп. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»).

<…>

Из рекомендации Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцента, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судья Арбитражного суда Ульяновской области), Виталия Перелыгина, эксперта ЮСС «Система Юрист», Александра Баринова, Руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding

Как нужно регистрировать объекты интеллектуальной собственности и распоряжение исключительным правом на них с 1 октября 2014 года

С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения, касающиеся правил регистрации объектов интеллектуальной собственности (о других нововведениях см. отдельную рекомендацию). Такие изменения в Гражданский кодекс РФ внес Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 35-ФЗ).

Вместе с тем сам круг объектов, подлежащих государственной регистрации, остался прежним.

Обоснование

После 1 октября 2014 года по-прежнему необходимо регистрировать следующие объекты интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1232 ГК РФ):

По своему желанию (в добровольном порядке) можно зарегистрировать (п. 7 ст. 1232 ГК РФ):

Изменения, касающиеся процедуры регистрации, затронули три сферы отношений.

Во-первых, закон предусмотрел ряд новых прав и обязанностей, распространяющихся на всех лиц, которые зарегистрировали объект интеллектуальной собственности (правообладателей), и орган, осуществивший такую регистрацию (регистрирующий орган).

Во-вторых, изменился порядок регистрации следующих объектов:

  • изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
  • товарных знаков;
  • наименований мест происхождения товаров.

В-третьих, важные изменения коснулись договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров и договоров залога исключительного права, заключаемых в отношении регистрируемых объектов (п. 3 ст. 1232абз. 2 п. 2 ст. 1234абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, подп. «б» п. 4,подп. «а» п. 6подп. «а» п. 7 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Сейчас нужно регистрировать не сами эти договоры (как это необходимо было делать до 1 октября), а следующие факты:

  • переход (отчуждение) исключительного права на объект интеллектуальной собственности (при заключении договора об отчуждении исключительного права);
  • предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности (при заключении лицензионного договора);
  • залог исключительного права на объект интеллектуальной собственности (при заключении договора залога исключительного права).

<…>

Регистрация товарного знака

Для заявителя (т. е. лица, намеренного зарегистрировать товарный знак) основные изменения правил государственной регистрации состоят в увеличении ряда сроков.

Срок, в течение которого заявителю необходимо сообщить в Роспатент о соглашении между заявителями или о выборе заявки (при подаче заявок на тождественные товарные знаки), теперь составляет семь месяцев (а не шесть месяцев, как раньше) с момента, когда Роспатент направил соответствующее уведомление (п. 3 ст. 1496 ГК РФп. 153 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Срок, в течение которого заявителю требуется представить дополнительные материалы для проведения экспертизы заявки на товарный знак, увеличили с одного месяца до двух (абз. 2 п. 4 ст. 1497 ГК РФподп. «б» п. 154 ст. 3 Закона № 35-ФЗ). Такой срок начинает течь со дня, когда Роспатент направляет:

  • либо запрос о представлении дополнительных материалов;
  • либо копии материалов, противопоставленных заявке, при следующем условии: заявитель запросил эти копии в течение двух месяцев со дня, когда Роспатент направил запрос о представлении дополнительных материалов. До 1 октября 2014 года заявитель был вправе запросить копии лишь в течение месяца. Таким образом, в настоящее время увеличили не только срок для представления дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы, но и срок запроса противопоставленных материалов.

Срок, в течение которого заявитель может оспорить решение Роспатента в отношении заявки на товарный знак, увеличили с трех месяцев до четырех (п. 1 ст. 1500 ГК РФподп. «а» п. 156 ст. 3 Закона № 35-ФЗ). Такой срок начинает течь со дня, когда Роспатент направляет:

  • либо соответствующее решение в отношении заявки на товарный знак (об отказе в принятии заявки к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в такой регистрации, о признании заявки отозванной, о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории России товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации);
  • либо копии материалов, противопоставленных заявке, при следующем условии: заявитель запросил эти копии в течение двух месяцев со дня, когда Роспатент направил соответствующее решение. До 1 октября 2014 года заявитель был вправе запросить копии лишь в течение месяца. Таким образом, в настоящее время увеличили не только срок для оспаривания решения Роспатента в отношении заявки, но и срок запроса противопоставленных материалов.

<…>

Регистрация предоставления права использования

Такую регистрацию проводят по заявлению сторон лицензионного договора (п. 3 ст. 1232 ГК РФподп. «б» п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ). Никаких иных документов к заявлению, подписанному обеими сторонами, прикладывать не нужно.

Заявление может подать и только одна из сторон. В этом случае к заявлению необходимо приложить любой из следующих документов (по выбору заявителя):

  • уведомление о состоявшемся предоставлении права использования (такое уведомление должны подписать обе стороны договора);
  • удостоверенную нотариусом выписку из лицензионного договора;
  • сам лицензионный договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон, необходимо указать:

  • вид договора;
  • сведения о сторонах договора;
  • предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на объект интеллектуальной собственности;
  • срок действия договора (если стороны предусмотрели его в договоре);
  • территорию, на которой предоставлено право использования объекта интеллектуальной собственности (если стороны определили такую территорию в договоре);
  • предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
  • наличие согласия на предоставление права использования по сублицензионному договору (если лицензиар дал это согласие);
  • возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

<…>

Из рекомендации Виктора Анохина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, председателя Арбитражного суда Воронежской области в отставке, Романа Масаладжиу, кандидата юридических наук, ведущего эксперта ЮСС «Система Юрист», Екатерины Ковалевой, ведущего юрисконсульта договорно-правового отдела правового департамента ГК «Олимпстрой»

Когда требуется регистрация договора

В отдельных случаях подписываемый договор требует государственной регистрации и будет считаться для третьих лиц заключенным только с момента такой регистрации. Если это требование проигнорировать, возникает опасность того, что по иску контрагента суд признает договор незаключенным.

В отличие от нотариального удостоверения, необходимость которого может быть предусмотрена соглашением сторон, требование об обязательной государственнойрегистрации сделки может быть установлено только законом. Незарегистрированныйдоговор считается незаключенным, а потому не существующим и не порождающим правовые последствия для третьих лиц. Для самих же сторон договор будет порождать только те правовые последствия, которые связаны с необходимостью регистрациидоговора и исполнения ряда его условий, не затрагивающих интересы третьих лиц.

<…>

Гражданский кодекс Российской Федерации

<…>

«Статья 1235. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

<…>

Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

1. По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

3. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения.

4. Пользователю программы для ЭВМ или базы данных наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280 настоящего Кодекса, по лицензионному договору может быть предоставлено право использования программы для ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором пределах.

<…>

Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

<…>

Статья 1480. Государственная регистрация товарного знака

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

Статья 1490. Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога исключительного права на товарный знак и предоставления права использования товарного знака

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.

<…>

Статья 1505. Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок».

<…>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме



Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка