Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Как без ошибок выдать декабрьскую зарплату до Нового года

Подписка
Срочно заберите все!
№24
25 ноября 2014 296 просмотров

ИП закрылось 6 месяцев назад. Пришло приглашение в суд по вопросу нарушения авторских прав, а именно неправомерное использование логотипа. На этикетке детской курточки была эмблема "Маша и медведь". Курточка была куплена для перепродажи. Само ИП пошивом не занималось, а осуществляло розничную торговлю. Должен ли владелец бывшего ИП реагировать? Можно ли его привлечь к ответственности?

Заинтересованное лицо – обладатель бренда, вправе обратится в суд за взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака, однако факт незаконного использования истец должен доказать.

При этом взыскать компенсацию за незаконное использование бренда его владелец может и в том случае, если индивидуальный предприниматель отказался от статуса, поскольку имущество предпринимателя не отделено от имущества физического лица, которым он является, и он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (ст. 24 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух и Системы Юрист.

1. Гражданский кодекс РФ

«Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством».

2. Статья: 2.3.2.С кого взыщут долги, если КФХ ликвидировано

Суд может взыскать долги с бывшего главы КФХ (если хозяйство не зарегистрировано как юрлицо). Об этом свидетельствует постановление ФАС Уральского округа от 24 февраля 2010 г. № Ф09-144/10-С5. В период действия крестьянского (фермерского) хозяйства был получен кредит. Затем хозяйство прекратило свое существование, а его глава перестал быть индивидуальным предпринимателем и кредит выплачивать не стал. Однако банк обратился в суд, и он пошел ему навстречу. Судьи указали, что, согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ, глава КФХ признается предпринимателем с момента государственной регистрации.

К предпринимателям применяются правила Гражданского кодекса РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Фермерское хозяйство было зарегистрировано без образования юридического лица в соответствии с пунктом 3статьи 1 Федерального закона № 74-ФЗ. А в силу статьи 24 Гражданского кодекса РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Таким образом, прекращение лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не освобождает его от обязательств, возникших в период, когда он им был.

Крестьянские (фермерские) хозяйства: все об учете и налогообложении

3. Статья: Права на товарные знаки. Что считается использованием чужого брэнда или похожего обозначения

В этой статье:
Какие действия признаются использованием чужого товарного знака
Чем опасно обозначение, похожее на чужой товарный знак
Какая ответственность грозит за применение чужого брэнда

Право интеллектуальной собственности традиционно считается одним из самых сложных направлений гражданского права. Работу по регистрации товарных знаков большинство компаний предпочитает поручать патентным поверенным, а при необходимости защиты прав на товарные знаки – обращаться к адвокатам и юридическим фирмам, специализирующимся на этих услугах. В крупных компаниях, обладающих исключительными правами на пакет брэндов, вопросами их правовой защиты обычно занимаются узкоспециализированные штатные юристы. Но с необходимостью разобраться в вопросах нарушений прав на товарные знаки может столкнуться любой юрист широкого профиля, в том числе работающий в небольшой компании. Даже если компания сама не создает никаких брэндов для индивидуализации своих товаров, работ и услуг, она может использовать чужие брэнды – например, в качестве маркетингового хода, подчас даже не подозревая о том, что нарушает чьи-либо права. Главная тема этого номера посвящена самым распространенным видам нарушений прав на товарные знаки.

Запрет на незаконное использование товарных знаков
Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (свидетельство выдается при регистрации товарного знака в Роспатенте). Правила о товарных знаках применяются также к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак также может принадлежать лицу на основании договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК РФ). А для получения неисключительных прав на использование товарных знаков определенным способом необходимо заключить с правообладателем лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ).

Нарушения прав на товарные знаки. Нарушение прав на товарные знаки заключается в использовании без разрешения правообладателя товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Цитируем документ. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Нарушение имеет место в том случае, когда зарегистрированный товарный знак или сходное с ним изображение без разрешения правообладателя используется в отношении товаров и услуг тех же классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), для которых данный товарный знак зарегистрирован. МКТУ была принята Соглашением «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков», заключенным 15.06.57 в Ницце. МКТУ состоит из 45 классов, каждый из которых разделен на рубрики, перечисляющие входящие в этот класс названия видов товаров и услуг. Свидетельство на товарный знак выдается в отношении товаров по классам МКТУ. Если товарный знак или сходное с ним до степени смешения изображение применяется в отношении товаров или услуг другого класса, то это не расценивается как нарушение прав на товарный знак.

Общеизвестные товарные знаки. Есть одно исключение, которое касается общеизвестных товарных знаков, то есть тех, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в РФ широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг (п. 1 ст. 1508 ГК РФ). Товарный знак признается общеизвестным на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению правообладателя (Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ утверждены приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38). Использование общеизвестных товарных знаков незаконно даже в отношении неоднородных товаров, если это может вызвать у потребителей ассоциации с обладателем исключительных прав на данный товарный знак и ущемить законные интересы правообладателя.

Цитируем документ. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

В качестве примера можно привести использование общеизвестного товарного знака NIKE для маркировки кондитерского изделия – печенья (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.09 по делу № А49-7174/2008).

Ответственность за нарушение прав на товарные знаки. Правообладатель вправе требовать от нарушителя, во-первых, прекращения использования его товарного знака или сходного с ним изображения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), во-вторых, изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок, на которых изображен товарный знак или сходное с ним изображение, а также удаления их с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг – документации, рекламы, вывесок и т. д. (п. 23 ст. 1515 ГК РФ). В-третьих, правообладатель может потребовать возмещения причиненных ему убытков либо выплаты компенсации без доказывания убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Кроме того, незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компанию – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Если незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородного товара совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (на сумму свыше 1 млн 500 тыс. рублей), то возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 180 УК РФ).

Рассмотрим подробнее на примерах конкретные виды нарушений прав на товарные знаки.

Опыт коллеги

Виды нарушений прав на товарные знаки

Формулировки пункта 3 статьи 1484 и пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса позволяют выделить два вида нарушений: это использование непосредственно товарного знака без разрешения правообладателя и использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения.

Использование чужого товарного знака. К первому виду нарушений относятся не только те случаи, когда нарушитель маркирует чужим товарным знаком свою продукцию или самостоятельно применяет его иным образом (например, в рекламе и т. д.). При некоторых обстоятельствах нарушениями признаются также случаи незаконного введения в хозяйственный оборот товаров, произведенных и маркированных товарным знаком непосредственно правообладателем или третьими лицами по лицензионному соглашению с правообладателем.

Например, суд признал нарушением исключительных прав на товарные знаки ввоз без согласия правообладателя на территорию РФ аппаратуры, маркированной товарным знаком Panasonic. Несмотря на отсутствие доказательств того, что данный товар был произведен не правообладателем, он был признан контрафактным. Российская компания ввезла и задекларировала на таможне данную аппаратуру без согласия на ввоз от японской компании – обладателя исключительных прав на товарный знак Panasonic. Последняя обратилась в суд с иском о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак, в том числе о прекращении ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи или иного введения в гражданский оборот товаров, на которых используется товарный знак Panasonic, об изъятии из оборота и уничтожении за счет импортера контрафактной аппаратуры и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 200 тыс. рублей. Иск был удовлетворен. Суд отметил, что в соответствии со статьей 1487Гражданского кодекса не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). В данном случае согласие на введение товаров в оборот на территории России отсутствовало (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28.04.10 по делу № А60-41915/2009).

Использование похожего обозначения. Изображение признается сходным до степени смешения с чужим товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.07.10 по делу № А33-18265/2009). Иными словами, угроза смешения имеет место, если изображение принимается за чужой товарный знак или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю товаров (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.05.10 по делу № А70-12329/2009).

Например, рыбокомбинат являлся обладателем исключительных прав на комбинированный (то есть как со словесными, так и с изобразительными элементами) товарный знак «Соленый ветер», зарегистрированный для 29-го класса МКТУ, в том числе для консервированной рыбы, сельди. Индивидуальный предприниматель использовал на этикетках выпускаемых им рыбных консервов товарный знак «Сильный ветер» со схожим изображением, выполненным в такой же цветовой гамме. По его мнению, спорные изображения существенно отличались друг от друга (разный размер букв и интервалов между ними, расположение изображений на разном уровне), а наименования являлись разными по звучанию и значению. Однако суд расценил обозначение, используемое предпринимателем, как сходное до степени смешения с товарным знаком «Соленый ветер». По иску рыбокомбината предпринимателя обязали прекратить использование товарного знака «Сильный ветер» и выплатить рыбокомбинату компенсацию в сумме 250 тыс. рублей (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.02.10 по делу № А51-8556/2009).

Как устанавливается сходство. При оценке схожести обозначений суды часто руководствуются пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.03 № 32). Там установлено, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), а в подпунктах «а»–«в» данного пункта названы конкретные признаки, позволяющие определить указанное сходство. В пункте 14.4.2.3 вышеуказанных правил приведены критерии определения сходства изобразительных и объемных обозначений (в частности, наличие или отсутствие симметрии, сочетание цветов и тонов, вид и характер изображения – натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.). Однако суды вовсе не обязаны руководствоваться вышеуказанными правилами, предназначенными для сотрудников Роспатента, равно как и привлекать для оценки схожести экспертов. Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Опыт коллеги

Способы незаконного использования товарных знаков

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, устанавливающем запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с товарным знаком обозначений, понятие «использование товарного знака» не раскрывается. Однако в пункте 2 вышеуказанной статьи приведен перечень возможных легальных способов использования товарных знаков. Это размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Кроме того, возможно использование товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети интернет, в том числе в доменном имени, и при других способах адресации. В делах о незаконном использовании товарных знаков суды тоже ориентируются на вышеуказанный перечень, отмечая при этом, что, поскольку он не является закрытым, понятие «использование» должно применяться в широком смысле (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11.05.10 по делу № А07-568/2010).

Например, в одном деле к ответственности за нарушение прав на товарный знак был привлечен администратор домена, на котором размещалась реклама товаров с изображением товарного знака без разрешения правообладателя, хотя рекламировались товары не администратора домена, а третьего лица (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.10 по делу № А56-22586/2009).

Е. Яковлева

ведущий эксперт журнала «Юрист компании»

Благодарим за содействие в подготовке статьи
Юлию Барышеву, управляющего партнера
юридического бюро «Виртус-Лекс»

Журнал «Юрист компании», №4, апрель 2011

4. Статья: Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака. Доказательства, которые нужно собрать истцу

Основной вопрос: появились сведения, что кто-то незаконно использует товарный знак компании или обозначение, схожее с ее товарным знаком. Нарушитель известен. Руководство компании настроено на то, чтобы взыскать с нарушителя компенсацию. Какие доказательства нужно собрать перед обращением в суд?
Решение: компании-правообладателю придется доказать сам факт использования ответчиком ее товарного знака (или сходного с ним обозначения), а также обосновать размер требуемой компенсации. Если спорное обозначение не идентично товарному знаку компании, а лишь похоже на него, то нужно будет доказать сходство до степени смешения. Каждое из этих обстоятельств доказывается особым образом.

Если правообладатель, узнавший о нарушении прав на его товарный знак, желает наказать нарушителя рублем, то, как правило, между вариантами взыскания убытков или специальной компенсации (п. 4 ст. 1515 ГК РФ) выбирается компенсация. Связано это со сложностями доказывания убытков. Но и для взыскания компенсации истцу нужно приложить немало усилий. Прежде всего суды в таких спорах устанавливают, действительно ли истец является правообладателем и имел ли место факт неправомерного использования товарного знака ответчиком. И если первый факт доказать не так сложно – достаточно представить свидетельство о регистрации товарного знака, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 1481 ГК РФ), то доказывание неправомерного использования – более трудная задача для истца и его юристов. Кроме того, если ответчик использовал не тот самый товарный знак, права на который принадлежат истцу, а лишь похожий на него, то нужно будет убедить суд в том, что эти обозначения сходны до степени смешения. Сумму компенсации тоже нужно будет обосновывать. Для этого необходимо заранее подготовить убедительную доказательственную базу.

Доказательства незаконного использования спорного обозначения

Прежде всего истцу нужно доказать факт правонарушения. Самый простой случай, если истец обращается о взыскании компенсации уже после привлечения ответчика к административной ответственности за незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Тогда нет необходимости дополнительно доказывать незаконное использование ответчиком товарного знака (ч. 2 ст. 69 АПК РФ). Истцу остается лишь обосновать размер компенсации.

Если же факт правонарушения не был установлен в административном порядке, правообладателю придется самостоятельно собирать доказательственную базу.

Контрольная закупка: товарные чеки, образцы товара, видеосъемка. Предоставления отдельных документов, казалось бы, подтверждающих контрафакт, может быть недостаточно, доказывание должно быть комплексным. Так, в одном из дел истец представил лишь копии товарных накладных, согласно которым ответчик поставил третьему лицу определенные товары, и наименование этих товаров в накладных содержало обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака истца. Суд отказал в иске, так как накладные сами по себе не могли подтвердить, что спорное обозначение действительно размещалось непосредственно на товарах, переданных по этим накладным (постановление СИП от 07.10.13 по делу № А56-41694/2012). И наоборот, чем больше в деле доказательств, тем убедительнее позиция истца в глазах суда (постановление СИП от 06.06.14 по делу № А40-126600/2013).

Nota bene!

По итогам контрольной закупки компании иногда составляют акты, но это не обязательно. Цель действия – получить товарный чек и образец товара. Некоторые компании поручают закупку общественным организациям, но практического смысла в этом нет. В крупных компаниях подобные мероприятия обычно проводит служба безопасности.

Поэтому, чтобы доказать факт продажи контрафактного товара, правообладатели часто используют контрольные закупки (постановления СИП от 19.03.14 по делу № А63-15404/2012от 03.02.14 по делу № А56-79350/2012). Контрольная закупка обычно помогает установить не только продажу контрафактного товара, но и факт использования ответчиком спорного обозначения как на самом товаре, так и на вывесках, прайс-листах, в чеках, рекламных буклетах, других документах. Информация на товарном чеке поможет подтвердить, кто является продавцом товара, наименование товара, количество и его стоимость, дату продажи. При проведении контрольной закупки важно проследить наличие всех этих сведений в выданном чеке. Кроме того, контрольная закупка позволяет получить образец товара, чтобы, во-первых, предъявить его в суде, а во-вторых, установить по нему (или по информации на его упаковке), кто является изготовителем контрафакта (см.постановление ФАС Московского округа от 20.05.13 по делу № А40-62198/12-51-532).

Часто во время контрольной закупки используют видеосъемку. В таком случае видеозапись также приобщают к материалам дела (постановления ФАС Уральского округа от 06.12.12 по делу № А50-1888/2012СИП от 19.03.14 по делу № А63-15404/2012).

Фотосъемка. Доказательством размещения товарного знака на товаре (а также на вывесках, баннерах, в рекламе и т. д.) могут быть также фотографии (постановленияСИП от 04.03.14 по делу № А43-3801/2013Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.09 по делу № А41-15545/08, решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.11.13 по делу № А60-26669/2013). Например, если контрафактный товар обнаружен при ввозе на территорию РФ, фото можно запросить у таможенной службы (постановление СИП от 19.06.14 по делу № А76-17672/2013).

Протокол осмотра доказательств. Еще один важный, а в некоторых случаях незаменимый документ – нотариальный протокол осмотра доказательств (также его называют протоколом об обеспечении доказательств). Дело в том, что одна из функций, которую может осуществлять нотариус, – это обеспечение по просьбе заинтересованных лиц доказательств, необходимых в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 № 4462-1).

Nota bene!

В соответствии с новой редакцией четвертой части ГК РФ, вступающей в силу с 1 октября 2014 года, компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение интеллектуальных прав независимо от наличия вины (подобную позицию ранее уже высказывал Президиум ВАС РФ в постановлении от 02.04.13 № 15187/12, но законодательно она не была закреплена). Исключение – если нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, наличие которой должен доказать правонарушитель (абз. 3 п. 3,п. 4 ст. 1250 ГК РФ). Если компанию привлекли к ответственности в отсутствие вины, она вправе предъявить регрессное требование о возмещении убытков (п. 4 ст. 1250 ГК РФ). Видимо, речь идет о регрессном иске тому, кто действительно был в этом виновен.

Чаще всего такие протоколы используют для фиксации информации, размещенной на интернет-сайте, – например, рекламы и публичных оферт с использованием спорного товарного знака (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30.05.12 по делу № А53-20481/201, Московского округа от 23.05.13 по делу № А40-137320/12-26-1186 и от 17.05.13 по делу № А41-39810/12, СИП от 03.02.14 по делу № А56-79350/2012от 23.01.14 по делу № А62-7924/2012от 09.06.14 по делу № А40-149256/2012). Но протокол поможет и в других ситуациях, особенно если использование выражается не в продаже товара, на котором размещено спорное обозначение, и не в указании этого обозначения в документации, а в каких-то других действиях (см. постановление СИП от 11.11.13 по делу № А56-71617/2012). Например, если обозначение незаконно размещено на рекламной или информационной вывеске на улице, то фиксация этого факта в нотариальном протоколе будет более солидным доказательством, чем обычная фотография. Приглашать нотариуса для составления протокола лучше до направления ответчику претензии или иска, чтобы исключить риск уничтожения доказательств.

Использование товарного знака может выражаться в различных действиях

Истцу важно правильно определить, имеется ли в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак.

Важно понимать, что подразумевается под использованием товарного знака. Перечень способов использования товарного знака является открытым (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). В частности, использование осуществляется путем размещения товарных знаков на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются или иным образом вводятся в оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, ввозятся на территорию России. Также использование товарного знака возможно при выполнении работ или оказании услуг, на документации. Этот перечень постоянно дополняется и конкретизируется судебной практикой. Например, если компания выпускает товар, непосредственно на котором чужой товарный знак не проставлен, но он фигурирует на упаковке этого товара, изготовленной другим лицом, то компания-изготовитель товара все равно отвечает за это незаконное использование товарного знака. Ее действия расцениваются как создание контрафактного товара и введение его в оборот, и ссылки на то, что проставлением товарного знака на упаковку занималось другое лицо, от ответственности в таком случае не освобождает (постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12).

Доказательства сходства обозначений до степени смешения

Кто бы ни решал вопрос о сходстве спорного обозначения с конкретным охраняемым товарным знаком – эксперт или непосредственно судья, специалист Роспатента или антимонопольного органа, все руководствуются при этом отдельными положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 05.03.03 № 32, далее – правила № 32), а также Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31.12.09 № 197, далее – методические рекомендации № 197).

В правилах № 32 есть определения тождественности и сходности до степени смешения заявленного обозначения с другим обозначением. Словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах: звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия (п. 14.4.2 правил № 32).

Nota bene!

Президиум ВАС РФ неоднократно указывал, что при установлении угрозы смешения двух похожих обозначений нужно учитывать три фактора. Это различительная способность знака с более ранним приоритетом, сходство противопоставляемых знаков и однородность обозначенных ими товаров и услуг. Кроме того, имеет значение, как долго и насколько широко до появления похожего обозначения ответчика на территории России использовался товарный знак истца – проще говоря, насколько высока его популярность и узнаваемость. Чем они выше, тем вероятнее, что потребитель перепутает с этим товарным знаком новое похожее обозначение (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.06 № 3691/06).

Ссылки на эти положения очень часто фигурируют в судебных актах по спорам о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (см. постановления СИП от 07.07.14 по делу № А32-38548/2012Президиума ВАС РФ от 04.02.14 № 14567/13решение СИП от 01.07.14 № СИП-113/2014).

А методические рекомендации № 197 содержат конкретные указания (с примерами), как сравнивать те или иные обозначения.

В связи с этим истцам в спорах о взыскании компенсации тоже лучше сразу ориентироваться на положения правил № 32 и методических рекомендаций № 197 . В том числе ссылка на указанные выше положения может исправить ошибку, допущенную судом. Например, в одном из споров кассация отменила акты нижестоящих инстанций, так как при установлении сходства двух обозначений до степени смешения суды сосредоточились на сравнении отдельных элементов, а должны были исходить из общего впечатления, восприятия товарного знака в целом. Кроме того, для признания сходства достаточно уже самой опасности, возможности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (п. 14.4.3 Правилпостановление СИП от 20.06.14 по делу № А40-28447/2013решение СИП от 01.07.14 № СИП-113/2014).

Судебная экспертиза. Если речь идет не о тождественных обозначениях, а о сходных до степени смешения, то истцу нужно быть готовым к тому, что ответчик скорее всего будет отрицать большое сходство (даже если оно кажется очевидным) и попросит суд назначить экспертизу по этому вопросу. Практика показывает, что суды такие ходатайства часто удовлетворяют (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 21.09.11 по делу № А03-11575/2010, Северо-Кавказского округаот 03.04.13 по делу № А15-600/2011от 19.12.12 по делу № А53-22658/2011). Для истца это может означать как минимум затягивание процесса, не говоря уже о риске предвзятого заключения экспертов. При этом особой необходимости в экспертизе в спорах такого рода на самом деле нет, что не однажды подтверждал и ВАС РФ: вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, так как для решения этого вопроса не требуется наличия специальных знаний (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122). Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя (постановление Президиума СИП от 23.06.14 по делу № СИП-199/2013). Поэтому истец вправе возразить против назначения экспертизы, сославшись на позицию, высказанную ВАС РФ.

То, что судья может самостоятельно, без привлечения экспертов определить наличие или отсутствие в обозначениях сходства до степени смешения, судьи не должны воспринимать как возможность для произвольной оценки (постановление СИП от 19.03.14 по делу № А63-15404/2012).

Письма ФИПС. Вместе с тем в некоторых случаях истцы сами стремятся еще до суда получить от экспертов в соответствующей сфере подтверждение сходства обозначений до степени смешения. Очень часто с этой целью сравнительную проверку обозначений заказывают ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности». Ответчики тоже нередко прибегают к этому способу. Суды исходят из того, что стороны не лишены права представлять в материалы дела досудебные заключения экспертов (заключения, письма, справки) по вопросу о сходстве знаков до степени смешения, и такие документы довольно часто фигурируют в спорах о взыскании компенсации (см. постановления ФАС Поволжского округа от 24.06.09 по делу № А72-8318/2008Северо-Западного округа от 22.05.12 № А13-9913/2011СИП от 01.10.13 по делу № А55-34551/2012).

Социологические опросы. Еще одно весьма распространенное и весомое доказательство наличия или отсутствия сходства до степени смешения – соцопросы (см. постановления Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12ФАС Московского округа от 26.06.13 по делу № А40-117716/12-19-957СИП от 20.06.14 по делу № А40-28447/2013). Это доказательство имеет важное значение, потому что один из главных критериев при определении сходства до степени смешения – как воспринимают обозначение потребители. Как отмечалось выше, для признания сходства достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в восприятии потребителя. То, что опасность существует, как раз могут подтвердить данные соцопросов (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.06 № 3691/06).

Обоснование размера компенсации

Размер оценочной компенсации определяется по усмотрению суда (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Но это не освобождает истца от обязанности доказывать размер своих исковых требований в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса (постановление СИП от 06.06.14 по делу № А41-42709/2010). При этом совместный Пленум Верховного суда и Высшего арбитражного суда в свое время разъяснил, что цена иска должна быть указана в твердой сумме, несмотря на то, что итоговый размер компенсации определяется по усмотрению суда (п. 43.1постановления пленумов ВС РФ, ВАС РФ № 5/29 от 26.03.09 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», далее – постановление № 5/29).

При взыскании компенсации не применяется по аналогииабзац 3 пункта 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.11 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ». В нем говорилось о том, что, когда истец требует неустойку и суд снижает ее на основании статьи 333 ГК РФ, на ответчика возлагаются расходы на госпошлину, исчисленную из суммы иска (без учета снижения судом). Позднее ВАС РФ разъяснил, что это разъяснение нельзя применять к случаям взыскания компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.14 № 9189/13).

Риски необоснованного завышения суммы компенсации. Когда заявляется требование о взыскании компенсации в двойном размере (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), порядок расчета понятен: нужно определить стоимость товаров, на которых размещено спорное обозначение, или стоимость права использования товарного знака истца исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и умножить соответствующий показатель на два. Сам порядок четко установлен в законодательстве. Но сложности могут возникнуть с обоснованием исходной суммы, от которой считается двойной размер компенсации.

Если же истец требует взыскания оценочной компенсации, то он совершенно свободен в том, как определить ее сумму. Он ограничен лишь минимальным и максимальным пределами: от 10 тыс. до 5 млн рублей (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Руководствуясь тем, что доказывать размер компенсации не нужно, истцы часто указывают максимальную сумму (5 млн рублей) или близкую к ней. Но практика показывает, что получить такую крупную компенсацию, никак не обосновав ее размер, практически невозможно: суд может счесть требования завышенными и присудить компенсацию на свое усмотрение в гораздо меньшей сумме. Предъявление завышенных и необоснованных требований о взыскании компенсации влечет для истца неблагоприятные последствия. А именно отказ в удовлетворении требований в их завышенной части с отнесением на истца соответствующей части судебных расходов. Истец не сможет получить компенсацию расходов на госпошлину пропорционально той части требований, в которой ему отказали.

Ключевые критерии при определении размера компенсации – это разумность и соразмерность взыскиваемой суммы совершенному нарушению и его последствиям. На размер компенсации также влияют характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, вероятные убытки правообладателя (п. 43.3 постановления № 5/29). Поэтому, прежде чем требовать максимальную компенсацию, истцу стоит оценить каждое из этих обстоятельств и продумать, как можно обосновать их перед судом.

Nota bene!

Если факт нарушения прав на товарный знак выразился в том, что посторонняя организация использовала идентичное или похожее обозначение в наименовании, то принципиально важно, является ли она коммерческой компанией. Наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации юрлиц в смысле положений части четвертой ГК РФ (п. 28.2 постановления № 5/29). Если нарушение заключается в использовании знака в наименовании некоммерческой организации, суд откажет во взыскании компенсации (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.05.13 по делу № А58-1248/2012).

Вероятные убытки правообладателя. В обоснование компенсации истец может ссылаться на возможный размер дохода правонарушителя, а также свои вероятные убытки. Это связано с тем, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности определяется исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Другими словами, истец должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно (см. постановления Президиума ВАС РФ от 20.11.12 № 8953/12СИП от 05.06.14 по делу № А40-69899/2013). Если истец представит такие доказательства, то ответчик, не согласный с размером взыскиваемой суммы, обязан представить в суд доказательства необоснованности расчета истца (ст. 65 АПК РФ,определение ВАС РФ от 31.05.13 № ВАС-6360/13). То есть ответчик не может просто заявить, что размеры возможных убытков истца и возможных доходов самого ответчика завышены: он должен это обосновать.

Весомым доказательством убытков и возможного дохода могут быть реальные лицензионные договоры, заключенные с другими лицами. Это применимо для взыскания как двукратной компенсации, так и оценочной. Так, если заявлено требование о взыскании двукратной компенсации, то по условиям договора суд может определить цену, которая обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.07.12 по делу № А32-17472/2010). А при взыскании оценочной компенсации сумма платежа по лицензионному договору может расцениваться как упущенная выгода истца, которой он обосновывает испрашиваемый размер компенсации (постановления Президиума ВАС РФ от 05.07.05 № 3578/05СИП от 25.12.13 по делу № А65-6668/2013).

Предоставляя лицензионный договор, необходимо учитывать, что суд будет изучать его условия на предмет схожести с обстоятельствами незаконного использования спорного обозначения: в частности, о какой лицензии идет речь в договоре (исключительной или нет), каковы территория предоставления лицензии, а также объемы сбыта продукции с использованием товарного знака и пр. Если по этим критериям лицензионное использование товарного знака и незаконное использование спорного обозначения ответчиком несопоставимы (например, в договоре территорией действия лицензии указана вся Россия, тогда как в споре с ответчиком доказан факт незаконного использования спорного обозначения только в одном субъекте РФ), то суд может значительно снизить размер компенсации или отказать в иске (см. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.07.12 по делу № А32-17472/2010).

Nota bene!

Иногда правообладатели сначала подают иск о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак. Выиграв этот спор (и получив судебное подтверждение факта незаконного использования товарного знака), правообладатель подает второй иск – на этот раз с требованием о взыскании компенсации, используя первое решение в качестве преюдиции (см.постановление ФАС Московского округа от 27.12.12 по делу № А41-11307/12).

При этом маловероятно, что суд примет во внимание локальные акты истца, которыми утвержден порядок (формула) расчета размера вознаграждения, выплачиваемого по лицензионному договору. Такое доказательство суд может посчитать недостоверным и недостаточным, в частности по причине их одностороннего характера (см. постановление СИП от 06.06.14 по делу № А40-126600/2013). Однако если товар обнаружили при ввозе в Россию, рассчитать компенсацию можно исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации (постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.12.12 по делу № А73-5767/2012).

Срок незаконного использования. При определении размера компенсации существенное значение имеет длительность периода незаконного использования товарного знака. Так, в одном из споров первая инстанция вынесла решение о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 млн рублей за то, что он в течение девяти лет использовал обозначение, зарегистрированное за истцом. Однако апелляционная и кассационная инстанции посчитали, что истец сумел доказать факт нарушения лишь длительностью в три месяца, и уменьшили размер компенсации до 200 тыс. рублей (постановление ФАС Московского округа от 10.04.13 по делу № А41-12267/12). Поэтому для размера компенсации очень важно доказать, сколько времени ответчик незаконно использовал товарный знак истца. Кстати, факт использования спорного обозначения в интернете в некоторых случаях можно доказать с помощью скриншотов сервиса Wayback Machine (www.archive.org/web). Этот сервис позволяет установить, как выглядели конкретные интернет-страницы, например, год или два года назад. Если на определенную дату в прошлом (допустим, три года назад) страница сайта ответчика содержала товарный знак истца, то на этом основании можно заявить, что ответчик незаконно использует товарный знак уже три года.

Захар Хребтов, юрист адвокатского бюро «Юг»

Журнал «Юрист компании» № 8, август 2014

26.11.2014 г.

С уважением,

Алла Пыжова, эксперт БСС «Система Главбух».

Ответ утвержден Варварой Абрамовой,

ведущим экспертом БСС «Система Главбух».

Ответ утвержден Александром Родионовым,

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме



Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Какие отчеты руководитель просит Вас сделать в Excel чаще всего?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка